Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Typické aspekty udeľovania licencií partnerom z priemyslu

16. 01. 2014

Transfer technológií z vedeckovýskumných inštitúcií do praxe je komplexný proces pozostávajúci z viacerých fáz, pričom náročnosť ich realizácie, prípadne úskalia, ktoré môžu so sebou prinášať nie je vždy  vopred jednoduché určiť. Zo všeobecného hľadiska pozostáva proces transferu technológií z ochrany duševného vlastníctva a z jeho následnej komercializácie.

Pojem duševné vlastníctvo je potrebné chápať ako reprezentáciu, ktorá  v prípade verejných vedeckovýskumných inštitúcií predstavuje výsledky výskumných a vývojových aktivít. Realizácia týchto aktivít je súčasťou poslania menovaných inštitúcií, preto aj zameranie ich úsilia a zdrojov na transfer dosiahnutých výsledkov do praxe predstavuje výzvu, ku ktorej je potrebné zodpovedne pristúpiť. Cieľom je prínos pre inštitúciu a región, ale najmä zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja poznatkovo orientovanej spoločnosti.

Významnou zložkou transferu technológií je komercializácia duševného vlastníctva, ktorej realizácia môže byť uskutočnená viacerými spôsobmi. Medzi štandardné spôsoby patrí najmä udeľovanie licencií a prevod majetkových práv k duševnému vlastníctvu. Tieto spôsoby sa tradične uskutočňujú smerom z vedeckovýskumných inštitúcií do hospodárskej praxe. Pre ich realizáciu je teda potrebné vyhľadať partnera z priemyslu a dohodnúť s ním podmienky využívania predmetného duševného vlastníctva. Ďalším spôsobom, ktorého priebeh však  býva značne špecifický v závislosti od inštitúcie, ktorá ho realizuje, je komercializácia prostredníctvom založenia spin-off firmy.

Udeľovanie licencií patrí k preferovaným spôsobom komercializácie, nakoľko udelením práva                   na používanie predmetu duševného vlastníctva nepríde vedeckovýskumná inštitúcia o dané právo, iba bude v určitom rozsahu limitovaná pri ďalšom nakladaní s daným predmetom duševného vlastníctva. Prípadné obmedzenia vyplývajú z podmienok dohodnutých v rámci licenčnej zmluvy a tiež z politiky inštitúcie, ktorá súhlas na používanie udeľuje. Dojednanie licenčných podmienok a príprava kvalitnej licenčnej zmluvy je vysoko odbornou prácou, ktorú je potrebné zveriť do rúk odborníkov špecializujúcich sa na túto činnosť, rovnako ako na oblasť duševného vlastníctva.               Do vyjednávania licenčných podmienok s partnerom z priemyslu je potrebné vstupovať s jasnou predstavou o budúcej podobe licenčných podmienok a s definovanými parametrami a podmienkami, z ktorých inštitúcia nie je ďalej ochotná zľavovať. Pri koncipovaní vstupných licenčných podmienok je vhodné brať do úvahy viacero aspektov, ktoré môžu z konečného hľadiska vplývať na výber partnera pre udelenie licencie, ale tiež na výšku licenčných poplatkov.

Výhradná a nevýhradná licencia

Dôležitým aspektom je napríklad význam výskumu, v rámci ktorého bol predmet duševného vlastníctva vytvorený. Pokiaľ má výskum strategický význam pre inštitúciu, nie je vhodné na takéto duševné vlastníctvo udeľovať výhradnú licenciu, nakoľko by mohla obmedziť alebo úplne zablokovať ďalšie výskumné aktivity v tejto oblasti. Pre dosiahnutie optimálneho výsledku je preto potrebné zaangažovať do procesu komercializácie všetky zúčastnené strany, v prípade inštitúcie najmä odborníkov z centra transferu technológií a pôvodcov, ktorí duševné vlastníctvo vytvorili. Práve pôvodcovia, ako vedeckí pracovníci, majú najlepší prehľad o možnej budúcej využiteľnosti svojich výsledkov, pričom v rámci budovania efektívnej infraštruktúry pre transfer technológií je vhodné, aby predložili do centra transferu technológií dlhodobý plán ich výskumných aktivít. Na základe týchto informácií je možné zvážiť vhodnosť udelenia výhradnej licencie, ktorej jedinou potenciálnou výhodou je  možnosť vyjednania vyšších licenčných poplatkov, ako v prípade nevýhradnej licencie. Všeobecne však platí, že výhradnej licencii je lepšie sa vyhnúť.

Medzi významné aspekty patrí aj miera voľnosti pri nakladaní s duševným vlastníctvom. Táto voľnosť je často limitovaná uzavretými zmluvami o partnerstve alebo spolupráci s inými inštitúciami alebo obchodnými spoločnosťami, strategickými partnerstvami, predovšetkým však podmienkami, na ktoré inštitúcia pristúpila pri zabezpečovaní zdrojov financovania daného výskumu. Vo všetkých týchto prípadoch ide o povinnosti voči tretím stranám, ktoré sú upravené zmluvne. Pred samotným vyhľadávaním partnera pre udelenie licencie je preto potrebné sa so všetkými súvisiacimi zmluvami oboznámiť a posúdiť ich vplyv na možnosti ďalšieho nakladania s daným predmetom duševného vlastníctva. Centralizovaný systém evidencie a správy výskumných projektov vrátane kompletnej dokumentácie (všetky súvisiace zmluvy a dohody) môže byť pre inštitúciu vhodným nástrojom pre zabezpečenie dostupnosti všetkých potrebných informácií o transferovanom duševnom vlastníctve.

Licenčné podmienky

Pri vyjednávaní licenčných podmienok sa partneri z priemyslu často snažia získať záruky súvisiace s následkami vyplývajúcimi z používania duševného vlastníctva inštitúcie. Na takéto záruky nemôže vedeckovýskumná inštitúcia pristúpiť, nakoľko by mohli byť príčinou súdnych sporov, v rámci ktorých by si partneri mohli uplatňovať právo na náhradu škody od inštitúcie. Taktiež nie je možné pristúpiť ku garancii toho, že licencované duševné vlastníctvo neporušuje práva tretích osôb a že jeho predpokladané možnosti využitia bude možné reálne dosiahnuť. Dôsledky by aj v týchto prípadoch mohli byť obdobné. V rámci negociačných rozhovorov je pre upevnenie vyjednávacej pozície možné partnerom predložiť podpornú dokumentáciu obsahujúcu napríklad výsledok rešerše na stav techniky, marketingový plán, prípadne ďalšie analýzy poukazujúce na hodnotu technológie a jej pozíciu v rámci aktuálneho stavu techniky.

Okrem uvedených aspektov, ktoré je potrebné brať do úvahy pri udeľovaní licencií partnerom z priemyslu, existuje aj množstvo ďalších špecifikácií. Všetky náležitosti potenciálne ovplyvňujúce priebeh a dôsledky komercializácie duševného vlastníctva inštitúcie je nevyhnutné dôkladne preskúmať, zohľadniť a následne zakomponovať z nich vyplývajúce vhodné formulácie zmluvných podmienok do licenčných zmlúv. Dôsledné vyjednávanie licenčných podmienok a kvalitne pripravené licenčné zmluvy preto predstavujú nutné podmienky pre úspešnú realizáciu transferu technológií. 

RNDr. Jaroslav Noskovič, PhD.

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK