Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Duševné vlastníctvo a transfer technológi II

02. 08. 2013

Spracovali: Ing. Darina Kyliánová, JUDr. Tomáš Klinka 

Voľba stratégie ochrany duševného vlastníctva

JUDr. Tomáš KlinkaPod pojmom  stratégia ochrany duševného vlastníctva sa rozumie vopred premyslený a naplánovaný sled krokov vedúcich k maximalizácii očakávaného úžitku (prínosov) z plánovanej ochrany určitého predmetu duševného vlastníctva podľa konkrétnych okolností.

Správne zvolená a realizovaná stratégia ochrany má zásadný význam pre úspešnosť procesu transferu technológií. Pri voľbe konkrétnej stratégie má inštitúcia najväčší priestor na autonómne rozhodovanie o ďalšom smerovaní ochrany konkrétneho výsledku vedeckovýskumnej činnosti. Nepriamo tak ovplyvňuje (a zároveň limituje) aj možnosti budúceho komerčného využitia.

Strategické uvažovanie v uvedenom význame prichádza do úvahy predovšetkým v oblasti priemyselného vlastníctva, kde dominuje najmä v súvislosti s patentovou ochranou a ochranou prostredníctvom úžitkových vzorov (tzv. patentová stratégia) a tiež pri registrácii ochranných známok (tzv. známková stratégia).       

Možnosti stratégií ochrany – národná úroveň 

Národnú úroveň priemyselnoprávnej ochrany využívajú podnikatelia najmä pre tú časť ich obchodných aktivít, ktoré nemajú resp. nebudú mať relevantný presah do zahraničia. Pre inštitúciu bude národná úroveň spravidla postačujúca pri známkovej ochrane jej názvu, loga, doménového mena, označení rôznych projektov, programov alebo iniciatív. Národná ochrana výsledkov vedeckovýskumnej činnosti môže mať tiež svoje legitímne opodstatnenie, ak inštitúcia zváži všetky marketingové a obchodné  súvislosti.

Príklad: Inštitúcia sa rozhodne podať patentovú prihlášku len na ÚPV SR, pretože je viazaná vopred dohodnutými podmienkami komercializačného projektu zo strany obchodného partnera pôsobiaceho iba na území SR. V takom prípade inštitúcia nesmie porušiť zmluvný záväzok a je povinná zabezpečiť patentovú ochranu na dohodnutej úrovni.

Zjednodušene možno konštatovať, že hlavnou výhodou národnej ochrany sú relatívne nízke finančné náklady, a to tak pri podaní prihlášky, v priebehu konania o prihláške, ako aj počas doby ochrany . 

Možnosti stratégií ochrany – európska úroveň 

Vynález je možné chrániť vo viacerých európskych štátoch prostredníctvom niekoľkých patentových systémov. Prvým z nich je európsky patent, ktorý udeľuje Európsky patentový úrad  so sídlom v Mníchove (EPÚ) na základe Európskeho patentového dohovoru (EPD), ktorý uzavrelo 40 krajín tvoriacich Európsku patentovú organizáciu (EPO). Náklady spojené so zabezpečením povinného prekladu patentovej prihlášky a európskeho patentového spisu počas procesu notifikácie tvoria podstatnú časť celkových nákladov, s ktorými musí prihlasovateľ vopred počítať.

Pravdepodobne už v priebehu roku 2014 bude možné požiadať o udelenie aj tzv. jednotného patentu podľa legislatívy EÚ. Jeho podstatou sú spoločné, jednotné účinky vo všetkých členských štátoch EÚ (zatiaľ okrem Španielska a Talianska), na jeho získanie nebude potrebná žiadna ďalšia notifikácia a výrazne zjednodušený bude aj jazykový režim. Jednotný patent bude udeľovať EPÚ na základe rovnakých pravidiel, ako doterajší európsky patent. Oba systémy – jednotný patent aj európsky patent – budú fungovať paralelne a bude na rozhodnutí prihlasovateľa (majiteľa), ktorý z nich využije. Možná bude aj kombinácia oboch systémov tak, aby výsledná patentová ochrana bola čo najefektívnejšia.

Z ekonomického hľadiska je pre prihlasovateľa významný najmä zásadný pokles nákladov za získanie patentovej ochrany vo všetkých 27 členských štátov EÚ. Kým v súčasnom systéme európskeho patentu je nutné vynaložiť cca 32 000 EUR, využitím jednotného patentu (+ európsky patent v Španielsku a Taliansku) sa táto suma zníži na cca 6 500 EUR.  Výška a podrobnosti o platení udržiavacích poplatkov za jednotný patent ešte nie sú známe.

Pokiaľ ide ochranné známky, na území všetkých 27 členských štátov Európskej únie jednotne platí ochranná známka Spoločenstva (angl. Community Trade Mark – CTM), ktorú registruje Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (OHIM) so sídlom v španielskom Alicante. Ochrannú známku Spoločenstva využívajú podnikatelia pôsobiaci vo viacerých členských štátoch Európskej únie alebo tí, ktorí majú takéto ambície. Pre ilustráciu rentability možno uviesť, že náklady na registráciu a predlžovanie platnosti ochrannej známky Spoločenstva budú porovnateľné s nákladmi na zabezpečenie národnej známkovej ochrany jednotlivo v Nemecku, Francúzsku, Rakúsku a Českej republiky.

V oblasti ochrany dizajnu je obdobným inštitútom zapísaný dizajn Spoločenstva (angl. Registered Community Design – RCD), o ktorom primerane platí to, čo je uvedené o ochrannej známke Spoločenstva.     

Možnosti stratégií ochrany – medzinárodná úroveň 

Základný spôsob patentovej ochrany v zahraničí, ktorý prichádza do úvahy, je tzv. národná cesta. V praxi to znamená, že prihlasovateľ podá patentovú prihlášku resp. prihlášku úžitkového vzoru, ak je to možné v danom štáte  na rovnaký predmet v každom štáte svojho obchodného záujmu osobitne na príslušný patentový úrad daného štátu. Podmienkou zachovania práva prednosti prvej z týchto prihlášok je pritom podanie ostatných prihlášok počas 12-mesačného obdobia a náležité preukázanie dodržania tejto lehoty, spravidla predložením rovnopisu prioritnej (prvej) prihlášky. Národnú cestu možno odporučiť v prípadoch, kedy prihlasovateľ má v úmysle získať patentovú ochranu na území len niekoľkých štátov. Medzi objektívne nevýhody národnej cesty patrí administratívna náročnosť, duplicita úkonov a poplatkov, relatívne vysoké počiatočné náklady (najmä za preklady prihlášok), obvykle povinné zastupovania patentovým zástupcom (neplatí v krajinách EÚ), relatívne krátka doba na podanie ostatných prihlášok a najmä pravdepodobný nedostatok relevantných informácií pre strategické rozhodnutie – či, kedy a kde pokračovať v úsilí o získanie patentovej ochrany.

Príklad: Slovenský prihlasovateľ má záujem o patentovú ochranu nielen na území Slovenskej republiky, ale aj na území Českej republiky. Možno odporučiť podanie národných patentových prihlášok na Úrad priemyselného vlastníctva SR a na Úřad průmyslového vlastnictví ČR. Náklady na získanie a udržanie patentovej ochrany v Českej republike sú porovnateľné s nákladmi v Slovenskej republiky.      

Medzinárodný systém podávania patentových prihlášok založený na Dohode o patentovej spolupráci (Patent Cooperation Treaty – PCT) umožňuje prihlasovateľovi prostredníctvom jednej medzinárodnej prihlášky automaticky predbežne určiť všetky členské štáty (aktuálne 147). Medzinárodná prihláška môže byť podaná aj po podaní národnej patentovej prihlášky (napr. slovenskej) so zachovaním jej dátumu priority, ak je podaná v lehote 12 mesiacov. V úvodnej fáze (tzv. medzinárodná fáza) sa vykoná medzinárodná rešerš na novosť a vynálezcovskú činnosť, ktorá sa v lehote do 18 mesiacov od dátumu priority spolu s medzinárodnou prihláškou zverejní vo vestníku PCT Gazette vydávanom Svetovou organizáciou duševného vlastníctva (WIPO) so sídlom v Ženeve.

Pre prihlasovateľa môže mať v tejto fáze zásadný význam vykonanie medzinárodného predbežného prieskumu (dobrovoľný), ktorého výsledná správa mu pomôže získať viac cenných informácii o potenciálnej patentovateľnosti vynálezu. Cieľom medzinárodného predbežného prieskumu je podať prihlasovateľovi predbežný nezáväzný názor na základné otázky: či prihlásený vynález je nový, či sa vyznačuje vynálezcovskou činnosťou a je priemyselne využiteľný. Napriek tomu, že patentový úrad, ktorý bude v konečnom dôsledku rozhodovať o udelení patentu, nie je výsledkom medzinárodného predbežného prieskumu formálne viazaný, prihlasovateľ môže dôvodne predpokladať, že príslušný patentový úrad v rámci vlastného posúdenia patentovateľnosti príde k obdobným záverom. Pre slovenských prihlasovateľov vykonáva medzinárodnú rešerš aj medzinárodný predbežný prieskum Európsky patentový úrad (EPO), ktorý má vo všeobecnosti vysokú autoritu a je zárukou kvalitného prieskumu. Podaním žiadosti o vykonanie medzinárodného predbežného prieskumu prihlasovateľ získa navyše aj čas na definitívne rozhodnutie (až 30 mesiacov od dátumu priority), v ktorých krajinách nakoniec požiada o udelenie národného alebo regionálneho patentu (tzv. národná resp. regionálna fáza).

Príklad: Slovenský prihlasovateľ má záujem o patentovú ochranu v USA, Japonsku, Indii a tiež v šiestich európskych štátoch (Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Poľsko, Rakúsko, Maďarsko). Pravdepodobne bude pre neho výhodné podať jednu medzinárodnú PCT prihlášku a následne vstúpiť do národnej fázy v USA, Japonsku a Indii, pričom ochranu v daných európskych krajinách efektívne získa podaním tzv. Euro-PCT prihlášky, čo je medzinárodný ekvivalent európskej patentovej prihlášky.

Pre úplnosť je potrebné spomenúť aj tzv. regionálne patenty, ktoré – podobne ako európsky patent – sú udeľované medzinárodnými organizáciami združujúcimi štáty určitého väčšieho regiónu. Euroázijský patent udeľuje Euroázijský patentový úrad  (EAPO) a je platný na území deviatich krajín bývalého Sovietskeho zväzu: Rusko, Kazachstan, Bielorusko,  Moldavsko, Turkmenistan, Tadžikistan, Azerbajdžan, Arménsko a Kirgizsko. Kritéria patentovateľnosti sú porovnateľné so svetovými štandardmi (EPO, PCT). Euroázijská patentová prihláška musí byť preložená do ruštiny, EAPO vykoná rešerš medzinárodného typu, správu zašle prihlasovateľovi, ktorý môže do 6 mesiacov požiadať o úplný prieskum. EAPO prihlášku zverejní po uplynutí 18 mesiacov od jej podania. Majiteľ sa môže rozhodnúť, v ktorých štátoch bude euroázijský patent ďalej udržiavať v platnosti. Patentovú ochranu v Afrike je možné získať prostredníctvom dvoch regionálnych systémov: Africká organizácia priemyselného vlastníctva (OAPI) združuje historicky frankofónne krajiny: Benin, Burkina faso, Kamerun, Stredoafrický republika, Kongo, Pobrežie Slonoviny, Gabon, Guinea, Guinea Bissau, Rovníková Guinea, Mali, Mauretánia, Nigária, Senegal, Čad a Togo. Africká regionálna organizácia priemyselného vlastníctva (ARIPO) združuje zväčša anglofónne krajiny: Botswana, Gambia, Ghana, Keňa, Lesotho, Malawi, Mozambik, Namíbia, Sierra Leone, Libéria, Rwanda, Somálsko, Sudán, Svazijsko, Tanzánia, Uganda, Zambia a Zimbabwe.

Ochranné známky je možné registrovať aj na medzinárodnej úrovni, na čo slúži tzv. madridský systém založený na dvoch medzinárodných zmluvách pod správou WIPO.

 V jednej medzinárodnej prihláške môže prihlasovateľ vyznačiť (designovať) viacero z takmer 90-tich členských štátov madridského systému. Slovenskí prihlasovatelia podávajú medzinárodnú prihlášku – spolu alebo následne po národnej prihláške – na ÚPV SR, ktorý ju preloží do francúzštiny a postúpi na medzinárodný úrad WIPO. Ten vykoná formálny prieskum, skontroluje zatriedenie tovarov alebo služieb a zapíše ochrannú známku do medzinárodného registra, pričom zápis zverejní vo WIPO Gazette. Národné známkové úrady vyznačených štátov následne vykonajú vecný prieskum a môžu odmietnuť známku pre územie príslušného štátu.

Medzinárodný zápis dizajnov prostredníctvom tzv. haagskeho systému je otvorený aj pre slovenských prihlasovateľov, pretože jednou z jeho zmluvných strán je aj Európska únia. Nevyžaduje sa predchádzajúce podanie národnej prihlášky dizajnu, tzn. medzinárodná prihláška dizajnu je nezávislá na národnej ochrane. Medzinárodná prihláška dizajnu môže byť podaná v angličtine, francúzštine alebo španielčine a môže obsahovať až 100 samostatných dizajnov, ktoré však musia patriť do jednej triedy Locarnského triedenia. Podobne ako v madridskom systéme medzinárodnej registrácie ochranných známok, aj v haagskom systéme vykoná medzinárodný úrad WIPO len formálny prieskum, pričom vecný prieskum ponecháva na národné úrady vyznačených štátov.         

 

Publikovaná téma odznela na 2. odbornom seminári NITT SK, ktorý sa konal dňa 30. 3. 2013 v CVTI SR v Bratislave.

 

 

 

Kľúčové slová:
duševné vlastníctvo, podpora transferu technológií

Realizácia ochrany duševného vlastníctva

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK