Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Voľba stratégie ochrany v prostredí slovenských vedeckovýskumných inštitúcií

23. 06. 2014

Jaroslav Noskovič
[jaroslav.noskovic@cvtisr.sk]

Voľba stratégie ochrany duševného vlastníctva je významným medzníkom v procese transferu technológií do praxe, nakoľko ide o súbor rozhodnutí smerujúci k maximalizácii očakávaných prínosov z ochrany daného predmetu duševného vlastníctva. Vhodne zvolená a dôsledne realizovaná stratégia ochrany má zásadný význam pre úspešnosť celého procesu transferu technológií. Pri voľbe stratégie má osoba, ktorá disponuje právom na riešenie, najväčší priestor na autonómne rozhodovanie o smerovaní ochrany predmetu duševného vlastníctva, pričom uplatnená stratégia ovplyvňuje a často aj do určitej miery limituje možnosti jeho následnej komercializácie.

Strategické uvažovanie je určite opodstatnené v prípade predmetov duševného vlastníctva, ku ktorým sa viažu autorské práva, najväčší význam však dosahuje v súvislosti so zabezpečovaním ochrany predmetov priemyselného vlastníctva, preto sa vo zvyšku článku budeme ďalej venovať iba tejto oblasti. Na voľbu stratégie ochrany vplýva množstvo faktorov, medzi najdôležitejšie však patria:

  • voľba spôsobu ochrany priemyselného vlastníctva,
  • územný rozsah jeho ochrany,
  • načasovanie jednotlivých zvolených krokov.

Voľba spôsobu ochrany je na základe prvotného posúdenia determinovaná najmä typom priemyselného vlastníctva, teda identifikovaním, či ide o vynález, dizajn, označenie tovarov a služieb a podobne. V rámci strategického uvažovania je však vhodné rozšíriť portfólio posudzovaných spôsobov ochrany a využiť aj možnosti, ktoré nie sú v rámci bežne zaužívaných postupov často preferované. Pri vynálezoch, špecificky technických riešeniach, ktoré majú najväčší význam z hľadiska transferu technológií, možno pri splnení určitých okolností považovať za vhodný spôsob ochrany súbeh patentovej ochrany s ochranou prostredníctvom úžitkového vzoru. Využitie obidvoch spôsobov paralelne zabezpečí prihlasovateľovi rýchle nadobudnutie ochrany, keďže úžitkový vzor je v rámci Slovenskej republiky zapísaný spravidla do 12 mesiacov od podania prihlášky, ale tiež zabezpečenie väčšej právnej istoty vyplývajúcej z ochrany patentom, k udeleniu ktorého dochádza zväčša v období štyroch až šiestich rokov od podania patentovej prihlášky. Dôležitým argumentom pre zvolenie uvedenej stratégie je najmä skutočnosť, že náklady sa v porovnaní s ochranou, iba jedným spôsobom, zvyšujú iba nepatrne, nakoľko prihláška úžitkového vzoru a patentová prihláška sú takmer identické, a teda odmena patentovému zástupcovi sa pohybuje na úrovni prípravy jednej prihlášky. Súvisiace správne poplatky sú na úrovni desiatok EUR, čo je vzhľadom na výhľadový medzinárodný rozsah ochrany zanedbateľné.

Významným spôsobom ochrany, stojacim paralelne k vyššie uvedeným, je utajenie podstatných technických znakov daného vynálezu využitím inštitútu obchodného tajomstva pri realizácii jeho komerčného zhodnotenia. Utajenie je nesporne vhodné najmä v prípadoch, kedy nie je možné jednoducho identifikovať podstatu daného vynálezu (napr. v prípade chemických alebo potravinárskych vynálezov, spôsobov prípravy určitých výrobkov a podobne). Zásadný dopad na zvolenie tohto spôsobu má schopnosť udržať predmetné priemyselné vlastníctvo v režime utajenia, a to z dlhodobého hľadiska. V prípade vedeckovýskumných inštitúcií sa utajenie javí ako nevhodný spôsob ochrany a priori, nakoľko nutnosť publikovať dosiahnuté výsledky naráža na samotnú podstatu zabezpečenia ochrany utajením.

Ďalším, špecifickým spôsobom ochrany priemyselného vlastníctva je zabezpečenie jeho jednoznačného previazania na majiteľa prostredníctvom zapísaného označenia s rozlišovacou spôsobilosťou – ochrannej známky. Budovanie značky, s ktorým nadobudnutie ochranných známok súvisí, patrí k zásadným opatreniam pri komerčnom zhodnocovaní všetkých typov duševného vlastníctva – predmetov priemyselného vlastníctva aj autorských diel. Využitie ochranných známok v procese transferu technológií z vedeckého prostredia do praxe zabezpečuje najmä možnosť realizovať cielenejšie marketingové aktivity a obsahovo uchopiteľnejšiu komunikáciu s potenciálnymi partnermi. Vytvára tiež priestor na zvýšenie cieľových licenčných alebo iných poplatkov, ku ktorým sú ochotní sa daní partneri zaviazať. Z uvedeného hľadiska je preto potrebné získanie ochranných známok chápať najmä ako podpornú aktivitu v rámci transferu technológií smerujúcu k maximalizácii účinkov procesu zabezpečenia ochrany daného duševného vlastníctva, ktorá sa dosahuje inými, už spomínanými spôsobmi.

Územný rozsah ochrany je zásadným faktorom, ktorý je potrebné v dostatočnom rozsahu posúdiť a zvážiť všetky následky z neho vyplývajúce. Z hľadiska komercializácie je totiž značný rozdiel, ak je jej predmetom priemyselné vlastníctvo chránené na malom alebo nerelevantnom území, respektíve ide o predmet s ochranou zabezpečenou na všetkých cieľových územiach, trhoch. V prípade prihlasovateľov zo Slovenska je z uvedeného dôvodu zabezpečenie ochrany na výlučne národnej úrovni prakticky nedostatočné. Týmto prihlasovateľom, ku ktorým patria aj vedeckovýskumné inštitúcie, tak vzniká potreba ochrany aj na medzinárodnej úrovni. Rozšírenie ochrany je možné realizovať troma základnými spôsobmi:

  • podanie národných prihlášok vo vybraných krajinách na príslušných národných úradoch priemyselného vlastníctva v rámci 12 mesiacov od podania prvej prihlášky na zhodný predmet duševného vlastníctva (prioritnej prihlášky) na základe Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva,
  • podanie regionálnej prihlášky na úrade danej regionálnej organizácie,
  • podanie medzinárodnej prihlášky podľa Zmluvy o patentovej spolupráci (PCT).

Prvý spôsob je možné považovať za výhodný v prípade záujmu o získanie ochrany na území s rozsahom niekoľkých štátov. Ak sa prihlasovateľ rozhodne pre ochranu vo viac ako troch až štyroch štátoch, výhodnými sa stávajú ďalšie dva spôsoby. Regionálna ochrana je naproti tomu relatívne rýchla a jednoduchá cesta, ako si zabezpečiť výhodné postavenie na trhu s rozsahom globálneho regiónu. Slovenskí prihlasovatelia majú k dispozícii mechanizmus, na základe ktorého je možné podaním jednej európskej patentovej prihlášky dosiahnuť udelenie európskeho patentu (udeľuje Európsky patentový úrad), ktorý je však následne potrebné validovať vo vybraných štátoch. S tým sú spojené značné náklady, súvisiace najmä s potrebou zabezpečenia prekladov do úradných jazykov daných štátov. Ak nie je regionálna ochrana postačujúca, jej rozšírenie je možné podaním ďalších národných alebo regionálnych prihlášok, najneskôr však do 12 mesiacov od podania prioritnej prihlášky. Iným spôsobom, ako zabezpečiť ochranu na medzinárodnej úrovni, je podanie medzinárodnej PCT prihlášky. Výhodou je znížená administratívna náročnosť spojená s nižšími vstupnými nákladmi, keďže ide o prípravu a podanie iba jednej prihlášky. Podaním prihlášky sa začína konanie, ktorého výsledkom je zverejnenie prihlášky spolu s rešeršnou správou, smerujúce k prechodu do národných fáz. Ten je potrebné uskutočniť do 30, resp. 31 mesiacov od podania prioritnej prihlášky. Prechod do národných fáz je spojený so značnou administratívnou a finančnou záťažou, predchádzajúce zhodnotenie komerčného potenciálu a uplatniteľnosti daného priemyselného vlastníctva je preto nanajvýš žiaduce. Získaný čas pre prihlasovateľa predstavuje výhodu, nakoľko ho môže využiť práve na analýzu trhov, konkurencie, vyhľadanie potenciálnych partnerov na spoluprácu a v neposlednom rade na získanie dostatočných prostriedkov na samotnú realizáciu prechodu do národných fáz.

Pre slovenských prihlasovateľov sa ako výhodná stratégia ukazuje podanie národnej prihlášky na Úrade priemyselného vlastníctva SR, nasledované posúdením komerčného potenciálu daného predmetu priemyselného vlastníctva spojené s voľbou stratégie jeho komercializácie. Na základe dosiahnutých výsledkov je rozhodnutie o rozšírení ochrany kompetentnejšie a náklady s tým spojené sú vynaložené účelnejšie. Rozšírenie ochrany sa zvyčajne realizuje podaním medzinárodnej PCT prihlášky v lehote jedného roka od podania prioritnej prihlášky. Táto stratégia umožňuje prihlasovateľovi postupné financovanie ochrany s perspektívnym získaním ochrany až v 148 štátoch sveta (zmluvné strany PCT). Uvedenú stratégiu je vhodné uplatňovať aj v prípade vedeckovýskumných inštitúcií, v prostredí ktorých na seba narážajú dve zásadné protichodné tendencie:

  • potreba publikovať dosiahnuté výsledky bez značného zdržania,
  • nutnosť zabezpečiť ochranu priemyselného vlastníctva (podať príslušnú prihlášku) pred zverejnením detailných informácií o ňom.

Uplatnením načrtnutej stratégie je možné zabezpečiť rýchle podanie prioritnej prihlášky s vynaložením neveľkých finančných prostriedkov, po ktorom môže nasledovať zverejnenie súvisiacich detailov vo vybranom vedeckom alebo odbornom časopise.

Načasovanie jednotlivých zvolených krokov je posledným, ale nemenej významným faktorom, ktorý nie je vhodné podceniť pri kreovaní stratégie ochrany vytvoreného predmetu priemyselného vlastníctva. Zásadným krokom, od ktorého sa odvíjajú viaceré termíny a možnosti ďalšieho smerovania, je podanie prioritnej prihlášky. Predčasné podanie tejto prihlášky môže mať za následok nedostatočný rozsah ochrany podstatných znakov vynálezu alebo iného predmetu priemyselného vlastníctva. Dôvodom môže byť najmä neukončená fáza vývoja, nedostupnosť názorných príkladov uskutočnenia, prípadne nedostatočne formulované patentové nároky alebo iné časti prihlášky, ktoré definujú rozsah ochrany. Oneskorené podanie prináša možnosť straty absolútnej novosti, čo zamedzí získaniu patentovej ochrany predstavujúcej pre prihlasovateľa najväčšiu právnu istotu dosiahnuteľnú prostredníctvom práv priemyselného vlastníctva. Do rozpisu krokov, ktoré sa uskutočnia pri zabezpečovaní ochrany, je vhodné zahrnúť tiež vypracovanie rešerše na stav techniky (resp. na dizajny, na ochranné známky), ktorej výsledok poskytne osobe, ktorá má právo na riešenie (budúci prihlasovateľ), informácie na zhodnotenie splnenia nutnej podmienky na získanie priemyselno-právnej ochrany – novosti. Skoršie zverejnenie podstaty vynálezu však nemá za následok okamžitú stratu možnosti ochrániť ho, využiť na tieto účely je už však možné iba ochranou prostredníctvom úžitkového vzoru. Prihlášku úžitkového vzoru je v takomto prípade potrebné podať do 6 mesiacov od dátumu zverejnenia.

Stratégia ochrany výsledkov výskumu a vývoja uplatňovaná v slovenských vedeckovýskumných inštitúciách zaznamenala v poslednom období výrazné zmeny, posúvajúce jej tvorbu na novú, vyššiu úroveň. Dôvodom bolo najmä spustenie nových mechanizmov na podporu transferu technológií na národnej aj lokálnej úrovni a tiež sprístupnenie nových zdrojov financovania súvisiacich aktivít. Na národnej úrovni sa podpora tohto procesu realizuje najmä prostredníctvom národného projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK, ktorý je implementovaný Centrom vedecko-technických informácií SR. Lokálne, na jednotlivých univerzitách a v organizáciách SAV, pristupujú k riešeniu tejto problematiky najmä prostredníctvom zriaďovania  a rozvoja špecializovaných pracovísk zameraných na podporu aplikácie vedeckých poznatkov – centier transferu technológií. Realizácia transferu technológií je teda v súčasnosti zabezpečovaná v rámci spolupráce lokálnej a národnej úrovne za účelom komplexného pokrytia všetkých súvisiacich procesov a nákladov vrátane ochrany predmetov priemyselného vlastníctva.

Bez uvedenej podpory sa v minulosti vedeckovýskumné inštitúcie zameriavali najmä na získanie ochrany pre svoje výsledky na národnej úrovni, čo sa ukázalo ako nedostatočné pre účely ich komerčného zhodnotenia. Absencia finančných zdrojov a podporných mechanizmov však spôsobila pretrvávanie tohto stavu, čím sa otázka prenosu výsledkov výskumu a vývoja do praxe dostala do úzadia. Systematizovanie prístupu k voľbe stratégie ochrany a jej následnému uplatňovaniu je v podmienkach slovenských vedeckovýskumných inštitúcií možné spojiť aj s implementáciou spomínaného projektu NITT SK. Prostredníctvom neho majú tieto inštitúcie k dispozícii dostatočné expertné a finančné zdroje na realizáciu optimálne zvolených stratégií smerujúcich k požadovanej maximalizácii prínosov z ochrany svojich výsledkov. Viaceré z uplatniteľných stratégií boli už v rámci tohto článku uvedené, pričom ich opodstatnenosť je možné podporiť aj odvolaním sa na zdroje z prostredia zahraničných vedeckovýskumných inštitúcií.

Univerzity z Veľkej Británie a Japonska sa orientujú zvyčajne na stratégiu:

  • podanie národnej patentovej prihlášky,
  • posúdenie technológie, možnosti získania finančných zdrojov na rozšírenie ochrany, a uskutočnenia komercializácie,
  • podanie medzinárodnej PCT prihlášky do jedného roka od podania prioritnej prihlášky.

Odkazy na uplatňovanie tejto stratégie je možné identifikovať napríklad na University of Birmingham[1], University of Southampton[2], Imperial College London[3], The Japan Science and Technology Agency[4], ale aj v informačných zdrojoch mnohých ďalších univerzít a podporných agentúr.

Odlišná stratégia sa objavuje v priestore USA a Austrálie. Tieto krajiny zaviedli do svojej legislatívy inštitút „predbežnej prihlášky“[5]. Ide o prihlášku s dočasnou platnosťou (12 mesiacov), ktorá obsahuje základné informácie o prihlasovateľovi, pôvodcoch a vynáleze. Neobsahuje patentové nároky a jej podaním na úrade sa nezačína konanie, ale prihlasovateľovi vzniká priorita. Do 12 mesiacov od jej podania je potrebné požiadať o jej pretransformovanie na štandardnú patentovú prihlášku, inak jej platnosť skončí. Výhodou tohto mechanizmu je jednoduché získanie priority, nevýhodou najmä dodatočné náklady na ochranu spojené s jej podaním a odložené spustenie prieskumu prihlášky. V prípade vedeckovýskumných inštitúcií je však stratégia postavená na podaní predbežnej prihlášky bežnou praxou, čo dokazujú aj informácie dostupné na internetových stránkach centier transferu technológií univerzít, ako Iowa State University[6], The University of Georgia[7], The University of Colorado[8] a The University of Sydney[9].

Bez ohľadu na uplatňovanú stratégiu je zrejmé, že inštitúcie s dlhšou tradíciou v oblasti transferu technológií pristupujú k zabezpečovaniu ochrany svojich výsledkov výskumu a vývoja systematicky a cieľavedome zabezpečujú optimalizáciu tejto fázy procesu. Na základe dostupných informácií a v prostredí meniaceho sa prístupu k významu prenosu výsledkov dosiahnutých na našich univerzitách, ústavoch SAV a výskumných ústavoch do praxe sa vízia úspešnej realizácie transferu technológií javí ako dosiahnuteľný cieľ. V jednotlivých prípadoch je priebeh celého procesu nesporne previazaný s vhodne zvolenou stratégiou ochrany predmetného výsledku (priemyselného vlastníctva), preto je upriamenie pozornosti na túto činnosť základným predpokladom pre vhodné nasmerovanie budúcich krokov vedúcich k spoločnému cieľu všetkých zainteresovaných – úspešnému transferu technológií.   

 



[1] https://intranet.birmingham.ac.uk/finance/ris/Alta-Innovations/Patent-Protection-and-Exploitation-of-IP.aspx

[2] http://www.southampton.ac.uk/ris/commercialisation/patentfiling.html

[3] http://www.imperialinnovations.co.uk/technology-transfer/have-idea/patenting-process/

[4] http://www.inpit.go.jp/content/100049784.pdf

[5] provisional application

[6]http://www.techtransfer.iastate.edu/en/for_iowa_state/educational_resources/patents_and_the_patenting_process.cfm

[7] http://www.ovpr.uga.edu/tco/docs/Protect-IP-Guide.pdf

[8] https://content.cu.edu/techtransfer/downloads/IP_guidebook.pdf

[9] http://sydney.edu.au/cdip/staff/ip/patent.shtml

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK